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Obrigatoriedade do uso da marca registada

terça-feira, 26 de abril de 2022
sob pena de caducidade
Obrigatoriedade do uso da marca registada

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) celebra hoje o Dia Mundial da Propriedade Intelectual.
Aproveitamos este Dia Mundial da PI 2022 para informar as nossas empresas sobre a obrigatoriedade do uso da marca registada, quais os Mecanismo do Registo de Marca Internacional e as últimas novidades em matéria de Propriedade Industrial.

A obrigatoriedade do uso da marca registada

A caducidade do registo da marca por não uso, decorre, desde logo, da imposição da exigência do uso da mesma, uma vez que, conforme consta do teor do ponto 24 do Regulamento (EU) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia, é entendimento comunitário que “apenas se justificará proteger as marcas da EU e, contra elas, as marcas registadas anteriores, na medida em que essas marcas sejam efetivamente utilizadas”, tendo em consideração, desde logo, o facto de que é cada vez mais difícil registar novas marcas, por causa da saturação dos registos, contribuindo (não só mas também) o registo de marcas que não são exploradas e que, tantas vezes, se encontram registadas apenas para serem um obstáculo aos seus concorrentes.

Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 268º do Código da Propriedade Industrial (C.P.I.) e da alínea a), do n.º 1 do artigo 58º do Regulamento acima mencionado, deve ser declarada a caducidade do registo da marca (perda dos direitos) se a mesma não tiver sido objeto de “uso sério” durante cinco anos consecutivos para os produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justificativos da sua não utilização, competindo ao titular do registo (ou ao licenciado, se inscrito por averbamento do respetivo contrato e se for licenciado em exclusivo), o ónus da prova do “uso sério” da marca (n.º 5 do artigo 269º do C.P.I).

Cumpre, todavia, desde logo referir que a caducidade do registo da marca não opera logo que se verifiquem os requisitos do n.º 1 do artigo 268º do C.P.I., só produzindo os seus efeitos depois de ser declarada pelo I.N.P.I. (n.º 9 do artigo 269º do C.P.I.) ou pelo EUIPO, isto é, quando se verificam os requisitos da caducidade por falta de uso o registo da marca não caduca, apenas é suscetível de ser declarado nulo (caducável), continuando a marca a produzir os seus efeitos.

Não podemos também deixar de chamar à atenção para outra particularidade: contrariamente ao que sucede no direito civil (que a caducidade não se suspende nem se interrompe – artigo 328º do Código Civil), a caducidade do registo da marca é suscetível de ser interrompida e/ou suspensa.  Assim, no primeiro caso, a caducidade do registo da marca pode ser interrompida se o seu titular reatar o usos da mesma de forma séria e, neste caso, interrompe-se o cálculo do prazo de 5 anos. Por sua vez, aquela caducidade pode ser suspensa nos casos em que o titular da marca não faça uso sério desta mas exista um justo motivo para não o fazer (n.º 1 do artigo 268º do C.P.I., in fine), tratando-se, pois, de um requisito negativo, isto é, que não se pode verificar para que o registo da marca seja suscetível de caducidade por falta de uso.

Outra singularidade da caducidade do registo da marca é o facto da mesma ser suscetível de ser sanada. Assim, dentro do período de cinco anos é possível sanar a falta de uso da marca, com a exceção dos três meses anteriores ao pedido de declaração da caducidade, desde que o titular do seu registo tenha conhecimento. Em suma, contanto que o titular do registo da marca tenha disso conhecimento, mesmo quando a marca está em estado caducável poderá a mesma caducidade ser sanada.

Por fim, e em jeito de resumo, cumpre-nos alertar as empresas que sejam detentoras de uma marca registada (principalmente há mais de dois anos), do seguinte:
1.    Pode ser declarada a caducidade do registo da marca (perda dos direitos) se a mesma não tiver sido objeto de “uso sério” durante cinco anos consecutivos (ou de três anos para o registo em certos países, como é o caso do Reino Unido) para os produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justificativos da sua não utilização, competindo ao titular do registo, o ónus da prova do “uso sério” da marca;
2.    As empresas devem, assim, ter provas de uso da sua marca, os quais deverão exibir a marca tal como ela vem sendo usada e também permitir comprovar o seu uso no território em causa. As provas podem consistir em: rótulos, etiquetas ou outro material que inclua a marca;
3.    No caso de a marca não estar a ser usada não é possível apresentar a Declaração de Uso relativamente e o registo caducará, exceto se for possível demonstrar justificações específicas para o não uso da marca.

Face ao exposto, sugerimos que para evitarem que o registo da(s) marca(s) pertencente(s) à vossa empresa caduque, nomeadamente, a pedido de algum interessado naquela(s) marca(s) diligenciem no sentido de obter provas de uso.

No caso de pretenderem apoio nesta área devem entrar e contacto como o CTCP, através do email: [email protected]

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